JURISPRUDENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA
REGISTRO
DE MARCAS
Auto
Supremo Nro. 217/2015, 19 de mayo de 2015
SALA PLENA
PROCESO : Contencioso
Administrativo.
PARTES: Empresa
ANITA FOOD S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).
MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.
Pronunciada en el proceso contencioso
administrativo seguido por la Empresa ANITA FOOD S.A. representada por César Alfredo Burgoa
Rodríguez contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual SENAPI
representada por Gabriela Murillo Zarate.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda
contencioso administrativa de fs. 13 a
15, impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
(SENAPI), la contestación a la demanda de fs. 52 a 55; los antecedentes del
proceso.
CONSIDERANDO I: Que, César Alfredo Burgoa
Rodríguez, en representación de la Empresa ANITA FOOD S.A. dentro del plazo
previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone
demanda contenciosa administrativa, pidiendo se declare probada la demanda y
como consecuencia de ello se revoque la Resolución Administrativa Nº
DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo,
emitida por el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual SENAPI con la finalidad de que dicho acto administrativo
se extinga y se ordene que la marca ANITA con SM 890-2009 se registre a nombre
de la Empresa que representa, con los
siguientes fundamentos:
1. Manifiesta
que en fecha 10 de julio de 2012 fue notificado con la Resolución
Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de
30 de mayo de 2012, emitida por el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, resolviendo el Recurso Jerárquico
planteado contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 124/2011,
rechazando el Recurso Jerárquico y confirmando resolución impugnada.
2. Refiere
que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre el Régimen
Común sobre Propiedad Industrial, tiene
como finalidad lograr la uniformidad de las marcas registradas en la subregión
con el propósito de evitar que en países pertenecientes a la Comunidad Andina
de Naciones existan registros con las mismas marcas a nombre de titulares
diferentes, por ello el art. 147 de la
citada norma establece la denominada oposición andina señalando: “A efectos de
lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo
interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el
titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de
los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien
primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del
País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el
registro de la marca al momento de interponerla.
La interposición de una oposición con base
en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de
conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional
competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base
en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de
los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará
la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la
primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el
párrafo precedente.
3. La
citada norma establece el derecho que tiene un titular del registro de una
marca a evitar que marcas idénticas se registren en otros países de la Comunidad
y que la Resolución impugnada vulnere ese derecho consagrado en el art. 147 del
Decisión 486, al no reconocer el derecho ya adquirido de la empresa titular de
la marca ANITA en el Perú, que al realizar un examen de fondo de las
solicitudes concedió la prioridad al signo solicitado por la empresa AJ
SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”, pasando por alto los derechos ya
adquiridos por la empresa ANITA FOOD S.A. y vulnerando la normativa Andina la
cual es de cumplimiento obligatorio por el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda
por decreto de 12 de noviembre de 2012 (fs. 26), y corrido en traslado a la
Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
SENAPI, representada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate, ésta responde a la
demanda de forma negativa (fs. 52 a 55), solicitando se rechace la demanda
planteada y se confirme la resolución
impugnada, con los siguientes fundamentos:
1. Refiere
que en fecha 12 de marzo de 2009, César Alfredo Burgoa Rodríguez en
representación de ANITA FOOD S.A. solicitó el registro de la marca “ANITA”
(Denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que
fue publicada bajo el número de publicación 141284. En fecha 17 de diciembre de
2010, la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” representado por Álvaro
F. Siles Martin, presenta oposición en aplicación del art. 146 de la Decisión
486 de la CAN, argumentando irregistrabilidad establecida en el art. 136. a),
contra la solicitud de la marca “ANITA” (Denominación) clase 30 con publicación
Nº 141284, señalando que esa solicitud de registro atenta contra los derechos y
legítimos intereses de sus representados y por existir una solicitud previa de
registro, que en fecha 16 de septiembre de 2011, la Dirección de Propiedad
Industrial de SENAPI por Resolución Administrativa Nº 654/2012, declara probada
la oposición de la firma AJ. SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” denegando la
solicitud de registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 con
publicación Nº 141451 a nombre de ANITA FOOD S.A., Resolución que fue objeto de
Recurso de Revocatoria por la firma ANITA FOOD S.A., que mediante Resolución
Administrativa DPI/OP/REV-Nº 142/2011 se confirma la Resolución Administrativa Nº 654/2011, que a su vez fue
objeto de Recurso Jerárquico que mediante Resolución Administrativa Nº
DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 fue rechazada mediante Recurso
Jerárquico y confirma la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº142/2011.
2. De
la revisión de la Base de Datos y Libros de Registro de Marcas del SENAPI, se
evidencia información respecto a la solicitud de marca de la firma opositora
AJ. SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” “ANITA” (mixta) solicitud bajo el Nº
SM-5190-2008 de fecha 7 de noviembre de 2008, misma que distingue en la clase
internacional 30 a: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneo
del café, harina y preparaciones de cereales, pan, pastelería, y confitería
helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de esponjar, sal,
mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo”.
3. Por
su parte, la firma ANITA FOOD S.A., solicitó registrar “ANITA” (Denominación)
bajo el Nº SM-891-2009 de fecha 12 de marzo de 2009 la misma que distingue en
la clase internacional 30 a: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú,
sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería
y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias; hielo”.
4. El
art. 136. a) de la Decisión 486 de la CAN que fue invocada por el opositor señala: “No podrán registrarse como marcas
aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Apartado legal que consagra una casual de irregistrabilidad relacionado
específicamente con el requisito de distintividad, que establece que no son
registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación
con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión y/o de
asociación. Que de acuerdo a este lineamiento, se entiende que los signos
distintivos en el mercado, se exponen a diversos factores de riesgo; y al
respecto la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de
confusión y/o de asociación sobre el riesgo de confusión y /o de asociación.
Entendiendo por riesgo de confusión a la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un
origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por
su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto,
al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen
una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008).
5. Para
establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca
denominativa y otra mixta, el Tribunal Andino en el proceso 101.IP2002 ha
señalado: “…se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto
nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son
confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual
confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a
los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra
como elementos principal para determinar la confundibilidad o no entre las
marcas en litigio…” Que la marca opositora
ANITA de la clase 30 es una marca mixta en virtud de que se compone de un
elemento denominativo (en este caso una palabra) y un elemento gráfico (diseño
particular de la firma), la combinación de estos elementos al ser apreciados en
su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las demás existentes en el mercado, sin embargo al efectuar el
cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y
tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico,
así se evidencia que la marca ANITA
posee como elemento de mayor influencia el denominativo, además de añadir que
los consumidores cuando desean adquirir el producto, lo solicitan por su
respectiva denominación, que al momento de cotejo respectivo la marca opositora será
considerada como denominativa toda vez
que la misma tiene como característica más influyente la parte denominativa.
6. Como
ambas marcas pertenecen a la clase 30 de la clasificación de NIZA existe mucha
probabilidad que ambas sean apreciadas de la misma manera, ya que tienen las
mismas finalidades naturaleza, destino, coincidiendo en los centros de
expendio y medios de publicidad de los
mismos. Concluyéndose que las marcas en controversia no pueden coexistir en el
mercado debido a que inducirían a riesgo de confusión y asociación al público
consumidor, hallándose la marca solicitada en la prohibición de registro
establecida en el art. 136. a) de la
Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, porque induce a riesgo de
confusión y asociación al consumidor con la marca solicitada previamente de
ANITA de la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”.
CONSIDERANDO III: Que, habiéndose
renunciado al derecho de réplica por haber sido presentado fuera del plazo
establecido en el art. 354. II del
Código de Procediendo Civil y efectuada la solicitud de interpretación prejudicial realizada al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Resolución Nº122/2014 de
17 de julio de 2014 que cursa a fs. 62 a 64 y emitida la Resolución Prejudicial
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cursa a fs. 74 a 91,
corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al parágrafo III del
art. 354 del Código de Procedimiento Civil.
Que, de la compulsa de los datos del
proceso, se desprende que los objetos de controversia se circunscriben a
determinar:
a) Si
la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
SENAPI ha vulnerado el derecho de registro de
marca ANITA de la empresa recurrente ANITA FOOD S.A. consagrado en los
art 147 de la Decisión 486, así como el art. 136 de la COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES (CAN) al no reconocer el derecho
adquirido por ésta previamente en
Perú.
b) Si
la solicitud de registro de la marca ANITA de la empresa recurrente ANITA FOOD
S.A. se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en
la Decisión 486.
Una vez analizado el contenido de los actos
y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las
partes en la presente controversia, corresponde realizar las siguientes
precisiones:
a) De
la revisión de obrados a fs. 1 consta solicitud de registro de la marca “ANITA”
(denominación) aplicada a distinguir productos comprendidos en la clase 30 de
la clasificación internacional de la empresa demandante ANITA FOOD S.A.
presentada el 12 de marzo de 2009 y el 17 de diciembre de 2010 la firma AJ S.A.
“ CALIDAD ANTE TODO” presentó oposición a la señalada solicitud de registro en aplicación del art. 146 de la
Decisión 486 manifestando tener mejor derecho propietario en Bolivia sobre la
marca “ANITA” Clase 29 y 30, al haber
solicitado el registro de dicha marca el 7 de noviembre del año 2008,
realizados los trámites correspondientes el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
pronunció Resolución Administrativa Nº
654/2011 de 16 de septiembre, declarando probada la demanda de oposición interpuesta por la firma AJ S.A. “CALIDAD
ANTE TODO” y denegando la solicitud de registro de la marca
“ANITA”(denominación) clase 30 de la
clasificación internacional de Niza solicitada por la empresa ANITA FOOD S.A.
b) Interpuestos
los recursos de revocatoria y jerárquico por esta última los mismos fueron
resueltos por Resolución Administrativa
DPI//OP/REV-Nº 142/2011 de 21 de diciembre y Resolución Administrativa Nº
DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012, la primera rechazando el recurso de
revocatoria y confirmando la resolución
654/2011 y la ultima de igual forma rechazó el recurso jerárquico y confirma la
resolución 142/2011.
1. Relacionados así los hechos suscitados
en instancia recursiva corresponde resolver el primer objeto de controversia.
a) La
empresa ahora recurrente ANITA FOOD S. A., sostiene que el Servicio de Propiedad Intelectual SENAPI al
emitir Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo, ha desconocido el derecho de
prioridad adquirido por esta sobre la marca “ANITA” en Perú, acusando la vulneración del art. 147 de
la Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA
DE NACIONES. Sobre la materia, el art. 147 de la Decisión 486 de Régimen Común
sobre Propiedad Industrial de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, señala que: “… están legitimados para presentar
oposición en los demás Países miembros de la comunidad, tanto el titular de una
marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó
el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros…”.
b) En
el caso de autos de la revisión de antecedentes administrativos, es necesario
aclarar que la firma AJ. S.A. “CALIDAD
ANTE TODO”, solicitó el 7 de noviembre de 2008, el registro de la marca
“ANITA”(Denominación y Diseño) aplicada a distinguir productos comprendidos en
la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual la empresa
ahora demandante presentó oposición, misma que fue tramitada bajo el expediente
Nº 133482 y resuelta por Resolución
Administrativa Nº 284/2011 de 9 de agosto de 2011 que declaró improbada la
oposición de la empresa ahora demandante y concedió la solicitud de registro de
la marca “ANITA”(Mixta) de la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO”, resolución
que fue confirmada en instancia jerárquica
por Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012.
c) Por
otro lado, se tiene que mientras se tramitaba aquella oposición, la firma ANITA
FOOD S.A. ahora demandante, solicitó el registro de la misma marca
“ANITA”(Denominación) para distinguir productos de la misma clase 30 el 12 de
marzo de 2009, solicitud que es objeto del presente proceso contencioso
administrativo, a la cual la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO” presento
oposición, invocando tener mejor derecho propietario sobre la marcas “ANITA”
Clase 29 y Clase 30, en virtud de haberla
solicitado con anterioridad el 7 de noviembre de 2008, alegando asimismo causal
de irregistrabilidad establecida en el art. 136. a) de la Decisión 486, debido
a la evidente similitud gráfica, fonética y conceptual entre ambas marcas,
susceptibles de generar confusión por asociación en el público consumidor,
verificada la causal invocada por el opositor, el riesgo de confusión o
asociación, el examen comparativo de
marcas en conflicto, y del análisis de la conexión competitiva de
productos y otros aspectos, el Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, mediante Resolución Administrativa Nº
654/2011, concluyo que existe riesgo de confusión con la marca opositora y la
marca solicitante, encontrándose en consecuencia dentro de las prohibiciones establecidas
en el art. 135. b) y el art. 136. a) de la Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA
DE NACIONES, declarando probada la demanda de oposición y denegando la
solicitud de registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 de la
Clasificación Internacional de Niza de la firma ANITA FOOD S.A., misma que es
confirmada por Resoluciones Administrativas DPI//OP/REV-Nº 142/2011 de 21 de
diciembre y DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012.
d) Analizados
esos antecedentes, se establece que la empresa ANITA FOOD S.A., subsume en éste
proceso, el reclamo del proceso de oposición presentado por ésta a la solicitud
de registro presentada por la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” en
fecha 7 de noviembre de 2008, respecto al expediente Nº 133482 que fue resuelta
mediante Resolución Administrativa Nº 284/2011 de 9 de agosto, confirmada por
la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012 en instancia jerárquica
donde se declaró improbada su oposición, concediéndose la solicitud de registro
de la firma AJ. S.A “CALIDAD ANTE TODO”, proceso en cual se agotaron los
recursos y a la fecha existe resolución firme, si bien es evidente que la
empresa demandante registró la marca “ANITA” en fecha 10 de junio del año 2002
en Perú, como se evidencia de fs. 27 (antecedentes administrativos) y en virtud
a ello alega derecho de prioridad, sin
embargo, se debe reiterar que la oposición presentada ya fue resuelta en
instancia recursiva por la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012,misma
que debió ser impugnada en un proceso
contencioso administrativo, por lo tanto, lo acusado por la empresa demandante en sentido de que la
Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 vulneró su derecho a la
oposición prevista en el art. 147 de Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE
NACIONES no tiene incidencia en el presente proceso, en virtud a que el
presente proceso emerge de la solicitud de registro de marca efectuada por esta
última y no así de la oposición efectuda
con anterioridad al presente
caso.
2. Con
relación al segundo objeto de controversia se deben realizar las siguientes
consideraciones:
a) El
fundamento legal en base a la cual el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual SENAPI denegó la solicitud
de registro de la marca “ANITA” (denominación) Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza de la empresa
ANITA FOOD S. A., fue que la marca solicitada se encontraba dentro de las
causales de irregistrabilidad
establecidas en los art. 135. b)
y 136. a) de la Decisión 486 para
verificar a la conclusión arribada por
la entidad demandada es necesarios establecer si la marca cuyo registro fue solicitado cumplía los
requisitos para su registro, aplicando
los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial efectuada en
presente caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a
requerimiento de este Tribunal.
b) En
ese entendido y en base al art. 134 del Decisión 486 de la
COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, el Tribunal Andino de Justicia ha definido la
marca como: “un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinación de palabras, imagines, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores,
letras, números, color determinado por su forma o combinación decolores, forma
de productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual
o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica,
sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el
consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y
adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad
del producto o servicio”(Proceso
144-IP-2014)(El resaltado no corresponde al texto original).
c) Asimismo
el citado art. 134 enumera los signos
que pueden constituir marca: a) las palabras o combinación de palabras; b) las
imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los
números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f)
la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación
de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
d) De
lo anotado se puede establecer que los
requisitos para el registro de una determinada marca son: a) La susceptibilidad
de representación gráfica; entendida como la aptitud que tiene un signo de ser
descrito o reproducido en palabras, imágenes, formulas u otros soportes, en
síntesis algo perceptible de ser captado
por el público consumidor, y b) La distintividad; que es la capacidad que tiene
un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los
productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los
seleccione, este requisito constituye el presupuesto indispensable para
identificar el origen empresarial, la calidad del producto o servicio, sin
riesgo de confusión y asociación. Esta a su vez se divide en: Distintividad
Intrínseca y Extrínseca; la primera, que es la aptitud del signo para
identificar e individualizar los productos sin confundirse con él o con sus
propiedades o características, en cambio la segunda, se refiere a su no
confundibilidad con otros signos previamente
solicitados o registrados por terceros.
e) En
el caso de autos, el signo solicitado de “ANITA”, reúne el requisito de representación gráfica,
pudiendo representarse mediante una
palabra que puede ser captada por el público consumidor determinándose que
tiene aptitud para ser registrada. En cuanto a la distintividad Intrínseca, los
productos de la marca solicitante pretende distinguir en la clase 30 de la Clasificación Intencional de Niza
que son: “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagú Sucedáneos del Café;
Harinas y Preparaciones hechas de Cereales, Pan, Pastelería y Confitería,
Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza; Levadura, Polvo para Esponjar;
Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas (condimentos); especias; hielo”. Infiriéndose que
el signo solicitado no constituye un signo genérico contando por consiguiente
con la suficiente distintividad
intrínseca requerida para su registro. Respecto a la distintividad extrínseca,
se establece que la marca solicitada carece de la suficiente capacidad
distintiva en virtud de inducir en riegos de confusión directa o indirecta con
la marca opositora que previamente registró la marca “ANITA”, ya que no posee
fuerza distintiva y de permitirse su registro se estaría atentando contra el
interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los
consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y
servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no
incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios.
f) En
efecto la carencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme
establece el art. 135. b) de la Decisión
486, por otro lado, se tiene que la causal invocada por la firma opositora en el
presente caso se encuentra establecida en el art. 136. a) que establece que no
podrán registrarse como marcas los signos los que sean idénticos o se asemejen,
a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de
asociación; conforme la jurisprudencia del Tribunal Andino, los signos
distintivos en el marcado se exponen a diversos factores de riesgo, habiendo
establecidos tradicionalmente dos tipos de riegos de confusión y asociación, “el riegos de
confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro
(confusión directa),o que piense que dicho producto tiene origen empresarial
diferente al que realmente posee (confusión indirecta) y por su parte el riesgo
de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie
las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o
vinculación económica”(Proceso 144IP-2014).
g) Para
determinar la existencia del riesgo de confusión, el Tribunal Andino
estableció: “que es necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en
disputa, tanto entre sí como en relación
con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la
situación de los consumidores o usuarios..”. Asimismo ha señalado que para valorar la similitud
marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica,
se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión
de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las
raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión; La
similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y
cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy
difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las
particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión fonética;
La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica
o semejante.
h) De
la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la marca opositora
“ANITA” de la clase 30 es una marca Mixta, en atención a que está compuesta por
un elemento denominativo (palabra) y un elemento gráfico (diseño de la firma),
por otro lado, la marca “ANITA” solicitada también de la clase 30 está compuesta
por un elemento denominativo (palabra);
las marcas en conflicto contemplan grandes similitudes debido a la
coincidencia de la palabra “ANITA”, que
constituye en la denominación de las marcas, que al tener la misma
denominación “ANITA” son idénticas dentro del campo visual y ortográfico, en
virtud a ser iguales en toda su composición de letras y vocales, siendo que la
marca solicitada reproduce en su totalidad a la marca opositora.
Asimismo se aprecia confusión fonética por la identidad que tienen las marcas
en la denominación “ANITA” que al ser escuchados por el oído humano son
difícilmente diferenciables dejando en el consumidor el mismo recuerdo, y por
ultimó también se aprecia la confusión ideológica, que conlleva a la persona a
relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del
mismo, entendiéndose que ambas marcas tienen un significado real, debido a que
ellas evocan el nombre propio femenino en diminutivo “ANITA”, dejando la misma
idea en el consumidor que también puede ocasionar un riesgo de asociación.
i) Por
otro lado, aplicando la reglas de cotejo marcario, al examinar sucesivamente
las marcas se tiene: ANITA-ANITA-ANITA-ANITA y asimismo tomando en cuenta sus semejanzas y no así sus
diferencias se tiene que ambas corresponde a la totalidad de la palabra
“ANITA”.
j) Finalmente
se debe realizar el análisis de conexión competitiva de productos que también
pueden causar riesgos de confusión y asociación
entre la marca opositora, al respecto el Tribunal Andino de Justicia en
la interpretación judicial efectuada en el caso estableció 6 parámetros para
establecer la conexión competitiva: La inclusión de los productos en una misma
clasificación del nomenclador, canales de comercialización, similares medios de
publicidad, relación o vinculación entre productos, uso conjunto o
complementario de productos,y mismo género de los productos, en el caso de
autos la marca opositora “ANITA” distingue en la clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza: “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagú
Sucedáneos del Café; Harinas y Preparaciones hechas de Cereales, Pan,
Pastelería y Confitería, Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza; Levadura,
Polvo para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas(condimentos); especias;
Hielo”. Asimismo la marca solicitante ANITA pretende distinguir en la clase 30
de la clasificación Internacional de Niza: “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz,
Tapioca, Sagú Sucedáneos del Café; Harinas y Preparaciones hechas de Cereales,
Pan, Pastelería y Confitería, Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza;
Levadura, Polvo para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas(condimentos);
especias; Hielo” , en consecuencia tanto la marca opositora como la solicitante
refieren la protección de productos
dentro de la misma clasificación intencional 30, estableciéndose la existencia
de confusión por conexión competitiva y canales de comercialización ya que
tiene las mismas finalidades, naturaleza, destino, coincidiendo por ello en los centros de expendio y medios
de publicidad, no siendo necesario
verificar todos los parámetros establecidos por la el Tribunal Andino al
tratarse de productos de la misma clase internacional.
k) En
conclusión, se establece que la marca “ANITA” solicitada por la empresa ANITA
FOOD S. A. carece de la suficiente capacidad distintiva extrínseca requerida
para su registro debido a que induce a un riesgo de confusión o asociación respecto a la marca “ANITA”
registrada por la empresa opositora AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”, y
por consiguiente encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad
establecidas en los arts. 135. b) y 136. a) de la Decisión 486, debido a que la
marca solicitada induce a riesgo de confusión y asociación al existir similitud
ortográfica e ideológica, en virtud a que esta última y la marca opositora refieren de manera general a la
protección de productos de la misma Clasificación Internacional Nº30
y tomando en cuenta que la marca tiene como función principal la de identificar
los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de
los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona,
este Tribunal considera que no es atendible la solicitud de registro.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la
atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil,
los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única
instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 13
a 15 presentada por Cesar Alfredo Burgoa Rodríguez en representación de la
empresa ANITA FOOD S.A. contra La Directora General Ejecutiva del Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI
Jhilda Gabriela Murillo Zarate, en consecuencia se deja firme y subsistente la
Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012
de 30 de mayo de 2012 emitida por
el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI.
En aplicación del último párrafo del art.
128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remítase una
copia de la presente sentencia al citado Tribunal Andino.
Procédase a la devolución de los
antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad
demandada.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez
PRESIDENTE
Fdo. Rómulo Calle Mamani
DECANO
