JURISPRUDENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD INDUSTRIAL-DERECHOS DE AUTOR
Auto
Supremo Nro. 550/2015, 07 de diciembre de 2015
SALA PLENA
PROCESO : Contencioso
Administrativo.
PARTES: Hard
Rock Café S.R.L. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).
MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.
Pronunciada en el proceso contencioso
administrativo seguido por la empresa
HARD ROCK CAFÉ S.R.L. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
SENAPI.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda
contencioso administrativa de fs. 339 a
343, impugnando la Resolución Administrativa Nº J-015/2008 de 02 de
abril, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI); la
contestación a la demanda de fs. 350 a 355; réplica de fs.
376 a 379; dúplica de fs. 389 a 390; el
decreto de Autos para Sentencia y los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: Que Yair Tobis, en
representación de la empresa HARD ROCK CAFÉ S.R.L. en el plazo previsto en el
art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso
administrativa, pidiendo se dejen sin efectos las resoluciones administrativas
impugnadas, con los siguientes fundamentos:
1. Refiere
que a la empresa se le siguió un proceso de infracción por desconocimiento de
derechos de propiedad intelectual de la empresa HARD ROCK LIMITED, por lo que
el Servicio de Propiedad Intelectual emitió
Resolución Administrativa Nº 004/2007 de 29 de agosto declarando probada
la infracción, resolución que fue recurrida en recurso de revocatoria por la
empresa demandante, resuelta por la Resolución
Administrativa Nº R-005/2007 de 19 de octubre, que confirmó la primera
resolución; contra esta última interpuso
recurso jerárquico que dio lugar a la Resolución Administrativa Nº
J-015/2008 de 02 de abril que igualmente confirmó las resoluciones antes
citadas.
2. Manifiesta
que la Resolución Jerárquica impugnada y las resoluciones administrativas que
le anteceden, incurren en errónea interpretación de la ley sustantiva que rige
la materia, puesto que se limitan a considerar la aplicación del art. 238 de la
Decisión Andina Nº 486, sin tomar en cuenta la existencia de dos procesos de
cancelación de registro de marca anteriores
a la acción de infracción, por lo que dichos procesos debieron
resolverse previamente al citado proceso de infracción; que su empresa es la
única empresa boliviana con el nombre comercial “HARD ROCK CAFÉ”, lo que
demuestra que no existe empresas anteriores o posteriores, y que el demandante
de infracción no ha utilizado en ningún momento su marca registrada, lo cual
niega su derecho a ejercer acciones legales. De conformidad al art. 470 del
Código de Comercio, el derecho al nombre comercial se adquiere mediante el uso
y mediante el registro, siendo éste último accesorio y que conforme a Ley, el
derecho se pierde cuando se deja de usar, asimismo que el Tribunal de Justicia
Andino ha señalado dentro del proceso 0006-IP-2008 de 9 de enero: “que la
protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real”,
y por otro lado, en el proceso 45-PI-98 se consideró que: “la protección al
nombre comercial en el derecho comunitario andino no deriva solamente del
registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo”, considera que
tampoco se tomó en cuenta que el demandante de infracción pretende llevar a un
error in iudicando, al señalar que tiene prestigio ganado a nivel nacional,
siendo su empresa inexistente, por lo
que no puede pretender obtener protección alguna cuando no instaló local
alguno, lo que denota su falta de uso y explotación de marca, justificando la
cancelación de su registro, lo contrario sería proteger a una empresa que no
tiene interés legítimo en el mercado; por ultimo considera que no se valoró el
hecho que su empresa cuenta con matricula de FUNDEMPRESA, NIT y Licencia de
Funcionamiento, por lo que considera un contrasentido que se haya establecido
una infracción en su contra.
3. Manifiesta
que su empresa plateó la excepción de litispendencia, al existir dos demandas
de cancelación de registro de la marca “HARD ROCK CAFÉ” para las clases Nº 42 y
25 de propiedad de HARD ROCK LIMITED en
fecha 23 de marzo de 2007, misma que son anteriores a la demanda de infracción
instaurada en su contra, que debieron ser resueltas con anterioridad y dilucidar si aquel tenía derecho de
interponer la acción de infracción; al haberse demostrado la triple identidad
requerida por ley, la autoridad recurrida debió establecer la litispendencia y
estar a las resultas del proceso de cancelación, puesto que no fue suficiente
indicar que no existía otro proceso de infracción como se sostuvo, máxime si en
el proceso de infracción solo se observan cuestiones de hecho, es decir si
existen hechos jurídicos contrarios al derecho de un titular de propiedad
industrial, y que en un proceso de cancelación de registro no se discute la
presencia de hechos, sino el fondo, es decir el derecho del mismo titular, no
se trata de una mera excepción dilatoria como se sostuvo, sino determinar sobre
la viabilidad de mismo en atención a que la cuestión mayor arrastra la menor,
aspecto que no fue debidamente valorado.
4. Por
último adujo, que se violaron previsiones constitucionales al no haberse cumplido con las líneas jurisprudenciales
constitucionales, que establecen que el derecho al debido proceso es de
aplicación inmediata, vinculada a las autoridades judiciales y administrativas,
y constituye garantía de legalidad procesal que ha previsto el constituyente
para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o
motivación de las resoluciones judiciales.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda
por decreto de 8 de agosto de 2008 (fs. 346), y corrida en traslado al Director General Ejecutivo del
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, representada por Jaime
Rodrigo Luna Ovando, éste responde de forma negativa (fs. 350 a 355 cuerpo 2),
solicitando se rechace la demanda planteada y se confirme la resolución
impugnada, con los siguientes fundamentos:
1. Manifiesta
que la Decisión 486 de régimen común sobre propiedad industrial decide
sustituir la Decisión 344 de 1 de enero de 1994, por lo que dicha norma se
encuentra vigente desde el 1 de diciembre de 2000, y es de obligatorio cumplimiento en nuestro
país, cuya Disposición Transitoria Primera parágrafo segundo señala: “En lo
relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se
aplicaran las normas contenidas en esta decisión”, asimismo el art. 165
establece: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a
solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se
hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por
un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base
en la marca no usada”. Evidenciando que
la disposición de la citada norma, solo permite reconvenir con la acción de
cancelación en los procesos de oposición de marca y no así en los procesos de
infracción como pretende aplicar la parte demandante, misma que tampoco fue
planteada en su respuesta a la denuncia de infracción, por tanto tampoco fue
considerada en la resoluciones impugnadas, careciendo de todo análisis legal en
esta instancia por no ser parte de la resolución impugnada, que se demuestran
con las copias adjuntas.
2. Manifiesta
que el art. 238 de la Decisión 486 señala claramente que “El titular de un
derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la
autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infracción.”. Asimismo el Tribunal Andino en proceso 130-IP-2007, se
pronunció sobre la legitimación por infracción, señalando que: “Legitimación
para accionar por la infracción de derechos
protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial el art. 238 de
la decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de
obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que
incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan
inminente”. En ese contexto, el SENAPI habiendo verificado los antecedentes del
proceso, estableció que la parte denunciante HARD ROCK LIMITED, cuenta con
registro de la marca denominada” HARD ROCK CAFÉ & DESING” y “HARD ROCK
BEER” bajo los registros Nº 50893-c,50894-c,89504-c y 89633-c destinada a
proteger las clases 25, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, las
mismas que se encuentra actualmente en vigencia; asimismo estableció que el
ahora demandante, a la fecha no cuenta con registro de la marca “HARD ROCK
CAFÉ”, que se encuentre debidamente inscrita en la oficina nacional competente
en el territorio boliviano (SENAPI), por lo que la firma denunciante HARD ROCK
LIMITED cuenta con la legitimación legal para iniciar el proceso de infracción,
al haber demostrado fehacientemente ser propietaria de los registros citados
precedentemente en el territorio de Bolivia, gozando de todos los derechos
atribuidos por la Decisión 486 del CAN establecidos en el art. 154.
3. Agrega
que en el punto tercero de la Resolución impugnada, se señaló que la
litispendencia solicitada no podía ser atendida en el proceso de infracción,
hasta que no se demuestre en Resolución Administrativa definitiva ejecutoriada,
o que ponga fin a la vía administrativa, la falta de uso de la marca registrada
en cualquier país miembro, asimismo la parte ahora demandante no demostró
fehacientemente la cancelación de las marcas registradas a nombre del
denunciante. Las resoluciones impugnadas, determinan las consideraciones de
derecho relativos a lo establecido en los arts. 238, 154 y 155, sobre todo los
derechos otorgados al titular de un registro de marca de la Decisión 486,
aplicables en derecho en los procesos de infracción de los derechos de
propiedad industrial.
4. Respecto
al registro del demandante en FUNDEMPRESA, aclara que en materia de marcas, en
el caso específico de infracciones de marca, basta el interés legal para que
sea procedente, como lo exige el art. 238 de la Decisión 486 de la CAN norma
supranacional de aplicación preferente en nuestro ordenamiento jurídico. El
demandante no debe confundir los actos de comercio que puede ejercer una
empresa, con los bienes materiales que posee; en efecto para ejercer el
comercio en Bolivia, la empresa debe cumplir con ciertos requisitos
establecidos por Ley, que no son aplicables para el registro de marcas o
relativos a la defensa de ellos, puesto que ellos son signos distintivos a
comercializar y no constituyen actos mercantiles per se; dicho carácter de las
marcas en materia comercial se puede comprobar al hacer una lectura del art. 11
num. 5) del Código de Comercio. Por otro lado señala que el citado Código en su
art. 477 refiere que la: “La marca no utilizada puede ser cancelada a solicitud
de cualquier comerciante con interés propio, siempre que ella hubiera estado
sin uso por más de 5 años ininterrumpidos, salvo lo convenido en tratados
internacionales de reciprocidad. El procedimiento para su cancelación se
sujetará a las disposiciones legales sobre la materia”. Concluye este punto
señalando que el procedimiento de desuso o falta de uso sobre el registro de una marca, se sujetará a
las disposiciones legales sobre la materia, en consecuencia estamos en
presencia de los establecido por el art. 165 de la Decisión 486 de la CAN, por
ser norma de aplicación preferente en la materia y no así como se pretende.
5. Agrega
que el demandante pretende hacer valer derechos declarativos y no constitutivos
sobre el supuesto registro de nombre comercial a su nombre, amparado en la
interpretación prejudicial del Tribunal Andino proceso 0006-IP-2008, sin
embargo dichos contextos no son aplicables a los proceso de infracción como
pretende hacer ver. En ese sentido la Decisión 486 de la CAN norma de
aplicación preferente en su art. 191 señala que: “El derecho exclusivo sobre un
nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando
cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa”. Entendiéndose que los mismos no son constitutivos
de derecho, sino más bien son derechos declarativos, y por otro lado el art.
194 de la misma norma establece: “No podrá registrarse como nombre comercial un
signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando su uso
sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público
sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o
cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre”,
quedando claro que si bien la Decisión486 protege a los nombres comerciales por
su primer uso en el comercio, también deja claro las causales de su no
reconocimiento por causas de riesgos de confusión asociación con derechos de
marcas previos, en consecuencia las resoluciones administrativas que
resolvieron el debido proceso de infracción, no considera la declaración del
uso del supuesto nombre comercial alegado por el demandante, por existir un
derecho constituido (registro de marca) previo al uso indebido por infracción
del signo como nombre comercial del demandante, determinación respaldada por el art. 238 de la Decisión 486
en concordancia del art. 155 de la misma norma, que son de aplicación
preferente la Código de Comercio, por lo que el derecho de uso alegado no se
adecua a los preceptos legales señalados.
6. Con
relación a la excepción litispendencia, señala que el demandante dentro del
proceso de infracción solo planteó las excepciones de impersonería antes de
contestar la denuncia de infracción, haciendo caso omiso del art. 24 numeral 3
del Instructivo Administrativo Nº 001/05 sobre denuncia de Infracción y/o
violaciones a los derechos de Propiedad Industrial, el mismo que en el apartado
I señala claramente que, estas excepciones se tramitarán de conformidad a lo
expresamente señalado por los arts. 335 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, norma que establece imperativamente que las excepciones
previas deberán ser planteadas todas juntas a los 5 días de la notificación con
la demanda antes de la respuesta; asimismo refiere que el art. 336 numeral 3)
del citado código respecto a la litispendencia refiere: “En este caso se
acumulará el nuevo proceso al anterior, siempre que exista identidad de objeto.
La jurisdicción arrastra a la menor”. El fundamento de esta excepción reside en
la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, con la
consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancia
necesariamente comporta. Bajo ese contexto, la entidad demandada determinó que
la litispendencia planteada no procedía en virtud a las atribuciones y
competencia que tiene la Dirección de Propiedad Industrial y la Dirección
Jurídica del SENAPI, en atención a que la primera tiene como atribución
específica de constituir derechos de marcas y patentes así como de atender las
cancelaciones por falta de uso y/o nulidades absolutas y relativas de los
derechos constituidos; en cambio el segundo tiene la competencia y atribución
de atender los procesos de infracción a los derechos de propiedad industrial
que se encuentren vigentes, por lo que el precepto de que el mayor arrastra al menor no es aplicable al
presente caso ya la Dirección Técnica de Propiedad Industrial no puede pronunciarse sobre
infracciones por no ser autoridad competente, y que las pretensiones de
un proceso de cancelación por falta de uso de un registro de marca, es
completamente distinto a una pretensión de denuncia por infracción de marca.
CONSIDERANDO III: Que mediante Auto Supremo Nº 059/2009 de 11 de febrero,
que cursa a fs. 383 a 384 la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y
que remitida la Resolución de interpretación Prejudicial, caratulada como
proceso 78-IP-2009 que cursa a fs. 433 a 456, corresponde resolver el fondo de
la causa de conformidad al parágrafo III del art. 354 del Código de
Procedimiento Civil.
Que de la compulsa de los datos del
proceso, se desprende que los objetos de controversia se circunscriben a
determinar:
Si la Resolución Administrativa Nº
J-015/2012 de 2 de abril de 2008 emitida
por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, se limitó a
considerar la aplicación del art. 238 de la Decisión Andina Nº 486, sin tomar
en cuenta la existencia de dos procesos
de cancelación de registro de marca anteriores al proceso de infracción, por lo
que dichos procesos debieron resolverse previamente en base a la normativa
interna (Código de Comercio), y si el nombre comercial usado por la sociedad
HARD ROCK CAFÉ S.R.L. le otorgaba derechos sobre el citado nombre comercial
para solicitar la cancelación de la marca registrada de la sociedad HARD ROCK LIMITED.
Una vez analizado el contenido de los actos
y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensa formuladas por las
partes en la presente controversia, corresponde realizar las siguientes
precisiones:
De la revisión de obrados se establece que
la corporación HARD ROCK LIMITED, representada por Roberto Roque, instaura
demanda por infracción y violación de propiedad industrial contra la sociedad
ahora demandante, aduciendo ser la legítima propietaria en Bolivia y el mundo
de las marcas “HARD ROCK CAFÉ” & DEISING” “HARD ROCK BEER” con registros Nº
50893-c 50894-c,89504-c y 89633-c en las clases internacionales 25, 32 y 42;
tramitada la misma, el Servicio de Propiedad Intelectual SENAPI mediante
Resolución Administrativa Nº 004/2007 de
29 de agosto, declaró probada la denuncia de infracción, estableciendo que la
sanción será establecida conforme los parámetros del art. 243 de la Decisión de
la CAN (fs. 22 a 167 del cuerpo 1).
Contra la citada resolución, la sociedad demandante interpuso recurso de revocatoria que mereció Resolución
Administrativa Nº 005/2007 de 19 de octubre, que resolvió rechazar el recurso y
confirmó la resolución impugnada, y presentado el recurso jerárquico se emitió la Resolución
Administrativa Nº J-015/2008 de 2 de abril, que al igual que la resolución que
le antecedía, rechazó el recurso y confirmó la anteriores resoluciones (fs. 192
a 279 cuerpo 1 y 2).
Relacionados así los hechos suscitados en
instancia, recursiva corresponde
resolver la controversia, en los siguientes términos:
a) En
cumplimiento a la interpretación prejudicial efectuada en el caso, es necesario
establecer cual el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto
acto de infracción de derecho marcario, en ese sentido y de la revisión de
antecedentes remitidos a este Tribunal, se establece que el signo usado es
“HARD ROCK CAFÉ”, nombre comercial que la empresa demandante HARD ROCK CAFÉ
S.R.L. usó en su actividad comercial (Bar Restaurant Pub), en detrimento de los
derechos de propiedad industrial de la Sociedad HARD ROCK LIMITED, que es
titular en Bolivia y el mundo de las marcas “HARD ROCK CAFÉ” & DEISING”
“HARD ROCK BEER”, con registros Nº 50893-c 50894-c,89504-c y 89633-c en las
clases internacionales 25, 32 y 42; que precisamente en base a dicho registro
presentó demanda de infracción ante el SENAPI, amparándose en el art. 238 de la Decisión 486 de la CAN
que establece lo siguiente: “El titular de un derecho protegido en virtud de
esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente
contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien
ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.”. De lo anotado
se infiere que la sociedad HARD ROCK
LIMITED se encontraba legitimada para instaurar la acción de infracción contra
la empresa ahora demandante, en atención al principio registral establecido en
el art. 154 de la Decisión 486 que señala: “El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina
nacional competente”, constituyéndose el acto de registro el que otorga derechos
exclusivos sobre la marca, y en su caso
para ejercer acciones correspondientes
establecidos en el art. 155 de la Decisión de 486, como el de impedir a
cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, el uso en el comercio de un signo idéntico o similar
a la marca respecto de cualesquier producto o servicio, bajo la condición que
tal uso pudiese ocasionar riesgo de confusión o asociación en los consumidores.
La citada norma es más precisa al señalar que si el signo utilizado es idéntico
a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá, la disposición
extiende la causal a cualquier producto o servicio, generando una protección
más allá del principio de especialidad, por lo que se protegerá a la marca
registrada aunque el signo utilizado en el comercio distinga productos o
servicios diferentes a los amparados por la marca. Por otro lado, en los arts.
245 a 249 de la Decisión 486 se establecen medidas cautelares en los trámites
de infracción de derechos marcarios que permiten impedir la comisión de la
infracción, evitar consecuencias que la infracción pueda generar, obtener y
conservar pruebas, para adelantar el trámite por infracción y asegurar el
resarcimiento de daños y perjuicios; asimismo en los arts. 250 a 256 de la
citadas normas, se establece medidas de frontera destinadas a evitar que se
importe o exporten productos que infrinjan derechos marcarios.
a) En
el caso de autos, la Oficina Nacional Competente SENAPI, declaró probada la
acción de infracción incurrida por la empresa demandante, quien no se
encontraba autorizada para hacer uso del signo en conflicto, previo análisis de
comparación de signos y establecer el riesgo de confusión o de asociación,
determinando que las palabras substanciales en ambas denominaciones es “HARD
ROCK”, que genera el riesgo de confusión entre ambas denominaciones; asimismo
que entre ambas hay semejanzas tanto visual cono fonética, generando que ambas
no puedan coexistir dentro del mismo universo marcario, ya que puede darse también el riesgo empresarial, porque el
usuario podría pensar que HARD ROCK CAFÉ
sea parte de la firma HARD ROCK LIMITED. Por otra parte, se estableció que la
empresa acusada de infracción no contaba con registro en el SENAPI, y en
definitiva que ambas denominaciones tienen suficientes elementos parecidos, lo
cual sin duda originaría riesgo de confusión dentro del público consumidor, por
lo que la empresa HARD ROCK CAFÉ S.R.L., no podía utilizar el denominativo
“HARD ROCK CAFÉ” en virtud de contravenir la normativa vigente en materia de propiedad
intelectual, toda vez que las marcas “HARD ROCK CAFÉ & DESING” y “HARD ROCK
BEER” se encuentran debidamente registradas en la clase internacional de Niza
42 y 32, que gozan de la protección legal emanada por la decisión 486. En razón
a lo anteriormente señalado, mediante Auto de 6 de febrero de 2008 en
aplicación del art. 246 de la Decisión 486 se ordenó las siguientes medidas
cautelares: a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; y b) El retiro de los
productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo lo envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales para
cometer la infracción.
b) La
entidad demandante también sostiene que el Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual SENAPI, en la resolución impugnada, se limitó a considerar la
aplicación del art. 238 de la Decisión Andina Nº 486, sin tomar en cuenta la
existencia de dos procesos de cancelación de registro de marca anteriores al
proceso de infracción que debieron ser resueltos previamente en base a la
normativa interna (Código de Comercio), al haberse cuestionado el derecho del titular por la falta de uso, poniendo en duda su
legitimación para ejercer la acción de infracción. Al respecto de la revisión de obrados se tiene que
efectivamente la sociedad demandante a tiempo de contestar la demanda de
infracción (fs. 65 a 67 del cuerpo 1 del Expediente) arguyó que el 23 de marzo
de 2007, planteó dos procesos de cancelación de registro de marca contra la
firma HARD ROCK LIMITED por no uso de las marcas “HARD ROCK CAFÉ” en la clase
internacional 25 y la clase 42, en atención a ser una empresa legalmente
registrada en FUNDEMPRESA, y haberse demostrado que en nuestro país no se
estableció ninguna empresa con el nombre de “HARD ROCK CAFÉ”, lo que la
habilitaba para solicitar la cancelación de las citadas marcas en previsión del
art. 477 del Código de Comercio, solicitando que dichos procesos de cancelación
sean resueltos previamente, solicitud que fue denegada por el SENAPI, en atención
a que dichos procesos de cancelación no se encontraban con resolución
administrativa ejecutoriada en la vía administrativa, en previsión del art. 165
de la Decisión 486; asimismo en la contestación a la presente demanda, la entidad demandada sostuvo que la
cancelación de un registro por falta de uso de la marca como fundamento de
defensa, procedía solo en procesos de oposición y no así en proceso de
infracción.
c) La
decisión adoptada por el SENAPI conforme a este Tribunal es correcta, porque aplicó con prevalencia el
ordenamiento jurídico de la CAN respecto al Código de Comercio de nuestro país,
en cumplimiento al principio de “preeminencia del Derecho Comunitario Andino”,
que establece que la normativa comunitaria goza de preferente aplicación en relación al derecho interno de los países
miembros. En ese entendido la procedencia de la cancelación por no uso como
medio de defensa en el procedimiento de infracción, en el marco de la normativa
andina no es procedente, sino en procesos de oposición como lo establece el
art. 165 de la Decisión 486 que señala: “La oficina nacional competente
cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando
sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los
Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha
en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por
falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un
procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.”. De lo
anotado se infiere que el legislador comunitario limitó la cancelación solo a
procesos de oposición, en atención al
principio de legalidad que supone que el derecho adquirido a través del
registro respaldado en un acto administrativo, se presume válido mientras no
sea invalidado, en consecuencia nadie podría desconocer el derecho exclusivo
del titular de la marca y proceder al registro de un signo idéntico
o similar, o usarlo simplemente en el mercado bajo la lógica de falta de
uso, en ese entendido la marca registrada en un acto válido y vigente gozará de
la debida protección, por lo tanto los terceros deberán abstenerse de violar
derechos exclusivos de su titular, aun cuando la marca no esté siendo usada en
el mercado. A lo manifestado se debe añadir que la cancelación solicitada por
el demandante en base al art. 477 del Código de
Comercio que señala: “La marca no utilizada puede ser cancelada a
solicitud de cualquier comerciante con interés propio, siempre que ella hubiera
estado sin uso por más de cinco años ininterrumpidos, salvo lo convenido en
tratados internacionales y de reciprocidad. El procedimiento para su
cancelación se sujetará a las disposiciones legales sobre la materia.”. La
citada normativa no es aplicable al caso, toda vez que la misma establece una
salvedad de aplicación preferente a los convencidos y tratados internacionales,
asimismo establece que el procedimiento estará sujeto a las disposiciones
legales sobre la materia, que al haberse solicitado la cancelación de registro
de una marca amparada por la Decisión 486, corresponde su tramitación en base a
dicha normativa.
d) En
cuanto a que si el nombre comercial usado por la sociedad HARD ROCK CAFÉ S.R.L.
ahora demandante, le otorgaba derechos sobre el citado nombre comercial para
solicitar la cancelación de la marca
registrada de propiedad de firma HARD ROCK LIMITED, se debe manifestar que
de conformidad al art. 190 de la Decisión 486, el nombre comercial es cualquier
signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil. Puede constituir nombre comercial de una empresa o
establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra
designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Asimismo los arts. 191 a 193 establecen
el sistema de protección del nombre comercial que tiene las siguientes
características: el derecho sobre el nombre comercial, se genera con su uso,
esto quiere decir, que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de
derechos sobre el mismo, el registro de un nombre comercial puede ser
simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo,
en consecuencia quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar
su uso real, efectivo y constante; dicho uso real, efectivo y constante de un
nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo
idéntico o similar, le faculta al usuario a oponerse a la misma, si dicho signo
puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor; a
diferencia de lo que sucede con la
protección del registro marcario, donde el derecho surge del registro, la
protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos,
es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la
inscripción o depósito, sino con su primer uso.
e) En
cuanto a los derechos que otorga el uso de un nombre comercial, la
interpretación prejudicial efectuada en el caso ha establecido lo siguiente:
“Al igual que en el caso de las marcas, los titulares de los nombres
comerciales tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar
el nombre comercial en su actividad empresarial; Negativa: Se divide en dos: 1)
impedir que terceros registren un signo como marca o depositen un nombre
comercial idéntico o similar y, que dadas las circunstancias, puedan causar
riesgo de confusión o de asociación
(artículo 136, literal b). Y 2) impedir que un tercero use en el
comercio un signo idéntico o similar, cuando esto pueda causar riesgo de
confusión y/o de asociación. Si se trata de un nombre comercial notoriamente
conocido, la protección se extiende, además, contra los riesgos de dilución y
uso parasitario, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la
Decisión 486. De lo anotado se deduce que el uso de un nombre comercial otorga
similares facultades a los titulares de una marca registrada, pero con
limitantes como se explica seguidamente. En cuanto al registro y uso de ciertos
nombres comerciales, la interpretación
realizada en el presente caso y en base al art. 194 de la Decisión 486,
estableció: “El artículo 194 determina las prohibiciones para el registro, pero
para lograr coherencia en la normativa comunitaria, estas prohibiciones también
son predicables en relación con el uso de los signos distintivos. Estas son:
• Cuando
se trate de un signo, total o parcialmente, contrario a la moral o al orden
público.
• Cuando
sea susceptible de causar confusión en el público consumidor o en los medios
comerciales sobre la identidad, naturaleza, actividades, el giro comercial o
cualquier otro aspecto de la actividad empresarial designada con dicho signo.
• Cuando
sea susceptible de causar confusión en el público consumidor o en los medios
comerciales sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características
de los productos o servicios amparados con el signo distintivo.
• Cuando
ya exista una solicitud o un registro de un nombre comercial idéntico o
similar. La norma no lo determina, pero esta prohibición debe aplicarse cuando
se llegare a causar riesgo de confusión o asociación con el signo solicitado o
registrado.
• Cuando
exista el uso anterior de un nombre comercial idéntico o similar, siempre que
se llegare a causar riesgo de confusión o de asociación.
• Cuando
ya exista solicitud o el registro marcario de un signo idéntico o similar al
nombre comercial, siempre que se llegare a causar riesgo de confusión o de
asociación.
• De
conformidad con el Título XIII de la Decisión 486, cuando exista un signo
notoriamente conocido, siempre que se llegare a causar riesgo de confusión, de
asociación, de dilución y de uso parasitario.
De lo anotado se establece que si bien un
nombre comercial es protegido por su primer uso en el comercio, la normativa
comunitaria deja claramente establecida las causales de su no reconocimiento
por riesgos de confusión, asociación con
derechos demarcas previos. En el presente caso, si bien la empresa demandante
HARD ROCK CAFÉ S.R.L. gozaba de ciertos derechos al haber hecho uso en nuestro
país, del nombre comercial en conflicto; sin embargo, dicho uso no podía ser reconocido
en atención a que el mismo genera riesgo de confusión con la marca registrada
de la firma HARD ROCK LIMITED.
f) En
conclusión lo argumentado por la parte demandante, en sentido que la resolución
impugnada se limitó a considerar la aplicación del art. 238 de la Decisión
Andina Nº 486, sin tomar en cuenta los procesos de cancelación de registro de
marca solicitados previamente, y haberse demostrado la triple identidad
requerida por ley, la autoridad recurrida debió establecer la litispendencia, y
estar a las resultas del proceso de cancelación, no es evidente, toda vez que
en obrados no consta que se hubiese planteado litispendencia; por otro lado,
los procesos de cancelación instaurados tienen un trámite diferente al proceso
de infracción, asimismo se dejó claramente establecido que dichos procesos de
cancelación solo podían ser considerados en un proceso de oposición, y no así
en un proceso de infracción; que si bien el uso del nombre comercial le
otorgaba derechos para solicitar la cancelación de la marca registrada de la
sociedad HARD ROCK LIMITED, empero, dicha cancelación solo podía ser utilizada
como medio de defensa en un proceso de oposición, y que el uso del nombre
comercial podía ser reconocido siempre y cuando no cause riesgo de confusión con
la marca registrada. En consecuencia se establece que la resolución impugnada no incurrió en las
vulneraciones acusadas, por lo que no amerita
acoger lo solicitado por la parte demandante.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la
atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil,
los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única
instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 339
a 343 presentada por la empresa HARD
ROCK CAFÉ S.R.L. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en
consecuencia se deja firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº
J-015/2008 de 02 de abril.
En aplicación del último párrafo del art.
128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remítase una
copia de la presente Sentencia al citado Tribunal Andino.
Procédase a la devolución de los
antecedentes administrativos remitidos a este tribunal por la autoridad
demandada.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca
PRESIDENTE
